El crecimiento del uso de internet para la adquisición de productos y servicios obliga la transformación continua de todas las organizaciones involucradas en la satisfacción de las demandas del consumidor digital. El gasto en publicidad digital ha superado al destinado para publicidad tradicional y hace que el ecosistema digital sea un reto para la justicia.
Servicios como los de Google AdWords permiten que anunciantes compren palabras clave para que sus productos ocupen las primeras posiciones en los resultados de las búsquedas en la web. A priori, comprar palabras descriptivas de los servicios o productos ofertados no sería un problema, pero el panorama cambia cuando la compra incluye una palabra clave que es nombre o marca registrada de un competidor, lo que puede generar confusión en el consumidor y modificar su proceso de compra. De allí que cada día resulte más común hablar de las infracciones marcarias en buscadores web; que ante la ausencia de una regulación uniforme, terminan por tramitarse de manera diferente en cada país.
En Estados Unidos, surgió el cuestionamiento de si a la luz del Lanham Act, la compra de la marca registrada de un competidor constituía un uso en el comercio y en consecuencia una infracción. Al respecto, en el caso de Rescuecom Corp v. Google Inc., el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito determinó que dicha actuación sí constituye un uso en comercio y además no autorizado de una marca registrada, pero que para declarar la responsabilidad de la parte demandada, es necesario demostrar la potencialidad de causar confusión respecto al origen o proveniencia de los bienes y servicios ofertados.
¿Cuándo el uso de la marca de un competidor, en servicios como AdWords, tiene la potencialidad de causar confusión en los consumidores?
En el caso de Finance Express LLC v. Nowcom Corp, una Corte del Distrito de California señaló que los factores para determinar potencialidad de confusión son: i) el parecido o similitudes entre las marcas, ii) lo relacionables que sean los productos o servicios ofrecidos, y iii) la simultaneidad en el uso de la Web como medio de publicidad. En ese mismo sentido, en los casos de Promatek Indus. LTD v. Equitrac Corp y de Morning, Inc. v. Hearth Home Products, la Corte del Séptimo Circuito y la Corte Federal de Illinois concluyeron la posible existencia de una confusión inicial y momentánea por parte del consumidor, al observar la publicidad, suficiente para relacionar las marcas y afectar su proceso de compra.
En el contexto europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Louis Vuitton v. Google Inc y otros, determinó que para concluir el menoscabo de la función de indicación del origen y posterior confusión del consumidor se debe observar si i) el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre las marcas o si ii) el anuncio es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios, que un internauta normalmente informado y atento no puede determinar si el anunciante y el titular de la marca están vinculados.
En el caso de caso de Interflora v. Mark Spencer, el mismo tribunal marcó un precedente en la jurisprudencia internacional al establecer que el Reglamento de Marca Comunitaria debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad en internet a partir de una palabra clave idéntica a su marca, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca, como la indicación del origen del producto o servicio.
En la jurisprudencia colombiana no existe un desarrollo sobre la materia. En el marco de una averiguación preliminar por competencia desleal administrativa (Servipunto Software S.A.S), la SIC archivó la averiguación preliminar al considerar que la compra de una palabra clave es una conducta propia del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Esta decisión no permitió que se profundizara en temas relacionados con la deslealtad de la conducta derivados del uso de una marca registrada y además anula la posibilidad de conocer el criterio de dicha autoridad en esos casos.
Escrito por Valentina Manrique asociada de Propiedad Intelectual y Competencia.