Bogotá D.C., 6 de marzo de 2023.
Para la mayoría de las empresas, China hace parte fundamental de la cadena de producción de los productos que comercializan en el mercado global, ya que es común que obtengan la manufactura de sus productos en este país, para luego comercializarlos en el extranjero.
Debido a esta situación, los tribunales tenían un desarrollo jurisprudencial denominado “OEM” (Original Equipment Manufacturer), que permitía a los fabricantes en China realizar actividades de fabricación y exportación con marcas extranjeras sin que estas actividades implicaran una infracción a marcas previamente registradas, ya que no concurrían en un mismo mercado.
Esto representaba en últimas, una excepción al derecho de registro de marca, puesto que permitía a los fabricantes en China, usar marcas que pudiesen ser similarmente confundibles o idénticas, sin que ello constituyera una infracción marcaria.
Recientemente, la Corte Suprema de China ha generado una serie de decisiones judiciales que le están dando un giro importante a lo que esta Doctrina simbolizaba, en la medida en que comenzó a considerar que siempre que la marca adherida a los productos manufacturados y exportados permitan distinguir su origen empresarial, implica un uso de la marca y como consecuencia de ello, se puede generar un potencial riesgo de confusión con marcas idénticas o similares que estén registradas en China.
En consecuencia, si la marca de la empresa extranjera es idéntica o similar a una que se encuentre registrada en China, el empresario titular podría verse afectado o inclusive impedido para exportar sus productos de la China, si previamente no cuenta un con registro marcario que le respalde el uso del derecho. Asimismo, este cambio si bien implica la obligatoriedad de los registros, también brinda nuevas oportunidades de defensa de las marcas por lo que la exportación y manufactura son pruebas idóneas para demostrar el uso en acciones de cancelación y como material probatorio en los trámites de oposición.
Así las cosas, si tu empresa fabrica productos en China bajo una marca propia, tenemos unos tips para ti:
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- Es importante que cuentes con un registro de marca. Para ello, primero asegúrate de que cuentes con un estudio de antecedentes marcarios que te indique las posibilidades que tienes de registrar tu marca en China.
- Estar abiertos a la inclusión en el registro de un origen empresarial, actualmente hay más de 46 millones de marcas registradas, por lo que es usual encontrar antecedentes que pueden bloquear el registro deseado.
- Formaliza las relaciones con tus aliados manufactureros en China, mediante contratos en los cuales se señalen los buenos usos y practicas sobre la propiedad intelectual que manejan.
- La exportación y manufactura constituyen pruebas de uso de marca, por lo que puede resultar beneficioso para tu marca, en casos en que debas defenderla en procesos de oposición y acciones de cancelación en su contra.
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Escrito por: Catalina Hoyos, Asociada Senior, María Camila Tovar y Laura Restrepo, Asociadas del grupo de práctica de Propiedad Intelectual.